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地域性名称的属性及正当使用: 以“沁州黄”案为考察对象

作者:   日期:2017-12-11  来源: 中华商标杂志  关注:2389

一、问题的提出

“沁州黄”商标案由一系列行政诉讼、民事确认不侵权之诉及侵权之诉构成,其历经数十载,是涉及商标、地理标志和通用名称相互交织的复杂案件。围绕“沁州黄”的法律属性,不同法院对相同的事实作出了截然不同的判断,甚至,同一法院在不同时期也作出了完全相反的认定,该案以最高人民法院认定“沁州黄”构成通用名称的裁决告一段落。然而,问题远未解决,“沁州黄”被认定为通用名称意味着,“沁州黄”成为全社会共同享有的公共资源,任何人均可使用,从而导致目前市场上涌现出五花八门、来源不明的打着“沁州黄”招牌的小米,市场秩序和消费者利益在一定程度上受到了更大的损害。

“沁州黄”案的司法判决尽管是个案,但其反映了涉及地域性名称的特定类型案件背后的相关法理,尤其是,关于特定地域范围内的通用名称的认定,商标、地理标志和通用名称之间的关系,正当使用的认定等问题,这些问题如不厘清,将会导致更多同类案件受到不合理不公平的处理,因此,有必要进行深入研究。笔者将在介绍和分析“沁州黄”商标案基本事实的基础上,对上述问题进行探讨。

先从“沁州黄”商标案说起。“沁州黄小米”是历史传说中的宫廷贡米,产于山西省沁县次村乡檀山村,实际产量很低。 20世纪80年代起,沁州黄小米(集团)有限公司(下称“沁州黄公司”)的前身山西省沁县沁州黄谷子开发服务部对“沁州黄小米”进行研发与改良,使其走上了产业化道路,并于1992年注册了“沁州”商标,核准使用的商品为小米,其在小米商品外包装上使用“沁州®黄小米”字样。商标局准予“沁州”商标注册的理由为:“沁州黄”未成为本商品通用名称,“沁州”是古代地名,不属于县级以上行政区划。

随着沁州黄公司生产的“沁州·黄小米”的知名度的提升, 20世纪90年代末开始,山西沁县以山西沁州檀山皇小米发展有限公司(下称“檀山皇公司”)为代表的企业在其小米商品上使用“沁州黄”“沁州黄小米”等标识,并模仿沁州黄公司的产品包装装潢。在这些涉及侵犯“沁州”商标权的行政查处的诉讼中,长治市中级人民法院、山西省高级人民法院一致认为,沁州黄公司将其“沁州”注册商标文字与汉字“黄”组合,经长期使用和宣传,具有了较强显著性,在全国市场具有了一定知名度;“沁州黄”不是本产品通用名称,“沁州”也不是县级以上行政区划,檀山皇公司以地名、商品通用名称为由使用“沁州黄”字样的理由不能成立。 [1]

在之后的民事诉讼中,长治市中级人民法院一审判决再次认定“沁州黄”不构成通用名称,檀山皇公司在其小米商品包装上使用“沁州黄”等字样的行为侵犯了“沁州”商标专用权。 [2]随后,山西省高级人民法院推翻一审判决,其认为,“沁州黄”属于通用名称,檀山皇公司使用“沁州黄”标识的行为不构成侵权。[3]沁州黄公司向最高人民法院申请再审,最高人民法院裁定驳回再审申请,认为,“沁州黄”能够反映出一类谷子(米)与其他谷子(米)的根本区别,符合通用名称的要求。在此基础上,沁州黄公司的“沁州”注册商标虽然具有较高知名度,但是无权禁止其他企业将“沁州黄”文字使用在以“沁州黄”谷子加工而成的小米商品上。 [4]

至此,“沁州黄”商标系列案以最高人民法院认定的“通用名称”告一段落。然而,针对该案的基本事实和判决理由,我们不禁要提出一些疑问:其一,“沁州黄”被认定为谷物的通用名称,与“沁州黄小米”作为地理标志产品给予保护,两者是否冲突? [5]通用名称作为一种公共资源,而地理标志则为《民法总则》确认的知识产权, [6]两者具有根本不同的法律属性,同一标识是否可以同时承载这两种属性?其二,通用名称应当具有广泛性和规范性特征,“沁州黄”仅仅局限于沁县次村乡檀山村一带几十亩土地所产的小米,如此局限的地域性是否符合广泛性和规范性?其三,“沁州黄”成为通用名称并未带来皆大欢喜的结局,反而进一步放任了其他企业的恶意搭车、不正当模仿等不正当竞争行为,其所导致的市场乱象已经正在发生。由此看来,商标、地理标志和通用名称,其属性、相互间的交集和区分、乃至于商业标识的主要功能和使用方式,看似“普通”而又“简单”,实则是一个值得重新思考和深入探讨的问题。

二、商标、地理标志与通用名称的关系分析

按照既有共识,地理标志是指某货物来源于某成员的领土或其领土内的某个地区或地方的标志,该货物的特定质量、声誉或其他特征主要取决于其地理来源。 [7]我国商标法对地理标志的定义与TRIPS协议基本一致,农业部发布的《农产品地理标志管理办法》规定的农产品地理标志的概念与上述地理标志概念的实质内容亦一致。由于地理标志识别的是与商品特定质量、声誉相关的地理来源,因此,保护地理标志的重要意义在于,禁止使用与商品真正来源地不同的地理标志来标示该商品,以防止地理来源的误导。世界各国对地理标志的保护模式主要有专门法保护、商标法保护和反不正当竞争保护,我国目前同时采用商标法保护制度、地理标志保护制度和农产品地理标志登记制度对地理标志进行管理和保护。

从法律属性看,商标、地理标志都是商标法意义的商业标识,也是我国《民法总则》所明确规定的专有权利的客体,具有私权属性。进而,商标法将地理标志作为证明商标或者集体商标给予注册和商标权保护。地理标志和商标都具有识别和区分功能,但两者所识别和区分的具体内容不同,商标所识别和区分的是提供商品或服务的企业,地理标志所识别和区分的则是商品的地域来源。由于识别与区分的具体内容不同,两者的显著性要求亦有所不同。由于地理标志表明商品产自何地、有何种特性和优势,因此其命名一般是“地名+品名”,其显著性则通过使用和宣传推广获得。也就是说,地理标志必然带有描述性,但其描述性和显著性是兼容的,且显著性的获取并不取代或削弱描述性。与商标的另一区别是,地理标志是一种“集体主义”的私权,是一种共有权利,其用于识别特定产地多个主体的商品来源,在遵循特定的质量要求的前提下,位于该产地的主体都有权在产于该地域内的商品上使用该地理标志。

与具有私权属性的商标、地理标志不同,通用名称则是一类商品的统一称谓,用以反映一类商品与另一类商品的根本区别,属于为全社会公众共同享有、共同使用的公共资源。通用名称是指国家标准、行业标准的或者约定俗称的商品的名称,包括全称、简称、缩写、俗称。实践中,通用名称的具体认定应考虑社会公众的认同、行业使用等客观情况。当国家、行业标准与约定俗称、别称不一致的时候,应当以普通消费者的一般认知为标准。就谷物而言,通用名称既有行业标准也有别名、俗称,例如,玉米又称苞米,大豆又称黄豆,红薯又称地瓜。如果这些称谓的指向明确且具有唯一性,无论是商品的正名、别名或者俗称,都应属于商品的通用名称。

商标、地理标志、通用名称的划分并非绝对,商标和地理标志都有演化为通用名称的可能。当某些地理标志失去了指向产地和特定质量的意义,也就是所谓的“去地理化”或“通用化”时,就可能成为通用名称,从而不能再受到地理标志的保护。例如,云南省大理市盛产的“大理石”,现已淡化为商品通用名称。实践中比较常见的情况是,随着某个地理标志或者商标知名度增强,其被一哄而上滥用的可能性就越大。于是,要不了多久,该商标或地理标志就逐步沦为通用名称。

从理论上讲,商标、地理标志和通用名称三者的关系应当是泾渭分明的,通用名称是社会公众共同享有的公共资源,地理标志是符合条件的特定主体才有权使用的专有权利,商标则是商标权人的私权利。因此,地理标志的保护与通用名称的认定必然是相互冲突的,当一个标识是地理标志时,其必然不可能是人人均可使用的通用名称;反之亦然,当一个标识被认定为通用名称时,其也不可能是特定主体才能使用的地理标志。因此,对于认为“‘沁州黄’被认定为特定产区的谷物通用名称,与‘沁州黄’小米作为地理标志产品进行保护,两者并不冲突”的观点,值得商榷。

然而,实践中,商标、地理标志和通用名称的认定和权利界限又是模糊的。较有争议的问题,也是与“沁州黄”商标案密切相关的问题是:地域性名称应当是地理标志还是通用名称?在“鲁锦”案中,法院认为,对于具有地域性特点的商品通用名称,判断其广泛性应以特定地区及相关人群为标准,而不应以全国为标准。相反,在“水鸟被”案,法院认为,水鸟被是否属于商品通用名称,不能仅局限于广东的市场,应考虑全国范围的认同程度。或许是对司法认定中不同标准的折衷,最高人民法院2017年《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第10条对于商品通用名称的认定作出如下规定,通用名称的认定一般以全国范围为标准,但在满足“由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品,在该相关市场内通用”的情形下,应以地域内相关公众的通常认识为判断依据来认定地域性商品通用名称。照此规定,本应是地理标志的地域性名称可能认定为通用名称,而一旦被列入“通用名称”,则意味着该地域性名称成为公共资源,无法再作为地理标志由特定地域内市场主体共有。这个规定看起来可用以灵活地处理通用名称和地理标志之间的转化定性,但其背后所基于的理论却混同了地理标志和通用名称的属性,加重了两者之间的混乱,具体适用时裁决者稍不谨慎就可能牺牲市场主体已注册的地名商标、地理标志的专有使用权,使得搭便车者、仿冒者得以堂而皇之地侵占注册商标、地理标志产品的声誉,消费者则在市场乱象之中深受其害。

三、“沁州黄”的属性分析

根据商标法及相关司法解释,通用名称应当具有广泛性和规范性特征。所谓广泛性,是指使用主体的广泛性和使用地域的广泛性,即通用名称是由国家或某一行业所共用。如果该名称仅在某一区域或更小的范围内使用,则不具备广泛性的特征。所谓规范性,是指通用名称能够反映不同类商品之间的本质区别,即应指代明确。如果指向明确且具有唯一性,无论是商品的正名、别名或者俗称,都应属于商品的通用名称。

“沁州黄”仅在有限的地域范围内被使用,明显不具备广泛性、规范性特征,不应认定为通用名称。就广泛性而言,“沁州黄”仅仅局限于沁县次村乡檀山村一带几十亩土地所产的小米,区域很小,产量很低,而我国小米产地广阔,除山西之外,河北、陕西、内蒙等多地都出产小米。在全国范围内或者谷物行业内,从来不存在以“沁州黄”来指代小米或者作为小米的俗称、别名。就规范性而言,“沁州黄”仅是小米中的一种,“沁州黄”不能指代所有的小米,也不是所有的小米都叫“沁州黄”。此外,“沁州黄”也曾叫“爬山糙”“爬坡糙”等俗名,这些仅为当地农民对自产自用小米的称呼,离开那片地方便无人知晓其为何物。

正本清源,“沁州黄”(小米)应当是地理标志,指代来源于山西沁县原产地、具有特定质量的小米。某个地理区域的名称是否构成地理标志,应当看其是否具备以下几个要素:第一,该标志指向一个特定的地理区域,可以是地理区域的实际名称,也可以是其他具有地理含义的名称、符号;第二,该标志所标示的产品具有特定质量、信誉或其他特征,是其他同类产品所不具备的;第三,该标志所标示的产品质量与该地理区域之间有密切的关系,即产品的品质特色是由该地区的自然因素或人文因素所决定的。 [8]可见,“沁州黄”(小米)作为来源于山西沁县原产地、具有特定质量的小米,符合构成地理标志的上述要素。与此相关,国家质量监督检验检疫总局于2004年7月1日实施的《原产地域产品沁州黄小米》与2008年11月1日实施的《地理标志产品沁州黄小米》这两份标准恰恰亦说明了“沁州黄”的地理标志属性。

山西省高级人民法院二审判决及最高人民法院再审裁定将“沁州黄”认定为通用名称,“沁州黄”成为全社会共同享有的公共资源,不仅不利于保护沁州黄公司的合法利益,更严重的是,对市场秩序造成混乱,不利于消费者的利益保护。沁州黄小米之所以能从濒临灭绝的谷物品种变成负有盛名的农产品,是沁州黄公司及其农业科研工作者不断努力的结果,它凝聚了几代人的科研努力和辛勤劳动。而且,为保证沁州黄小米的质量,促进沁县小米产业的可持续发展,沁州黄公司为沁州黄小米的种植与加工制定了严格的标准。“沁州黄”被认定为通用名称则从某种程度上降低了标准和门槛,市场上使用“沁州黄”标识的小米鱼龙混杂,既不利于消费者选择优质产品,也不利于企业创造优质产品和优秀品牌。这最终将耗尽优质产品的品牌资源,断送特色农产品行业的品牌竞争力。

四、“沁州黄”正当使用的判断

鉴于“沁州黄”为未注册地理标志,“沁州”注册商标则是古代地名,根据我国2013年《商标法》第59条第1款,“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”因此,他人可以正当使用“沁州”地名,然而,并非任何使用形式都可以构成正当使用,判断是否构成正当使用仍需结合具体的使用行为加以考量。

关于如何判断地名的正当使用,最高人民法院曾就此给出了相关的判断标准: 1、使用人使用地名的目的和方式。 2、商标和地名的知名度。3、相关商品或服务的分类情况。 4、相关公众在选择此类商品或服务时的注意程度。 5、地名使用的具体环境、情形。 [9]其后,最高人民法院进一步明确:“注册商标含有地名的,商标专用权人不得禁止地名所在区域的其他经营者为表明地理来源等正当用途而在商品名称中使用该地名。但是,除各自使用的地名文字相同外,如果商品名称与使用特殊的字体、形状等外观的注册商标构成相同或者近似,或者注册商标使用的地名除具有地域含义外,还具有使相关公众与注册商标的商品来源必然联系起来的其他含义(即第二含义),则不在此限。” [10]可见,即使某一商标含有地名,甚至,即使认定为通用名称,他人在使用该标识时应注意其使用方式,注意与注册商标划清界限,进行善意合理的正当使用。

在“沁州黄”市场乱象中,目前大多数企业出于搭便车、占用他人商誉的目的,通过各种手段突出使用“沁州黄”,已经造成消费者对山西特色小米来源的混淆误认。假冒者不仅在标识的“义”上使用突出使用“沁州”或“沁州黄”标识,而且在标识的“形”上突出使用与沁州黄公司注册商标相同或近似的书法字体,有的干脆直接仿冒沁州黄公司沁州黄小米的包装装潢。这些使用不能辩解为对地名的合理、善意使用,也不能辩解为通用名称的使用,当然更不应当认定为正当使用。

为了恢复市场秩序,避免消费者混淆,当务之急应当规范“沁州黄”标识的使用。行业内所有企业都应当各自规范使用,沁州黄公司应当正确使用“沁州”注册商标,如果同时使用“沁州黄小米”地理标志,应当作出明显区分。沁县地区取得地理标志使用许可的企业应当规范使用沁州黄产地标识,主动避让沁州黄公司的注册商标专用权,不得将“沁州”商标突出使用,避免相互间的混淆。

结 语

在“沁州黄”商标案中,沁州黄公司实际使用与申请注册“沁州”在先,正因为沁州黄公司将“沁州”(黄小米)打造成了知名品牌,才招致一些竞争企业争相仿冒、突出使用“沁州黄”标识,致使“沁州黄”被通用化。但是,这样的违法使用、滥用他人注册商标的行为,绝不能成为“沁州黄”成为通用名称的理由,否则,成功者变成众矢之的,“通用名称”沦为成功者的“诅咒”,这从根本上有悖于商标注册制度和诚实信用原则。从这个角度来看,司法裁判者将本应属于地理标志的“沁州黄”认定为通用名称,混淆了地理标志和通用名称的认定标准,放任了其他企业的不当搭车、模仿等不正当竞争行为,其所导致的市场乱象已经正在发生,其合理性值得商榷。

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